浅谈PCT申请在国际阶段的检索和实质审查

作者:知识产权时空 / 公众号:zscqsk 发布时间:2019-08-02


内容摘要
摘要:PC T申请在国际阶段需要进行必要的国际检索,也可选择性地请求一个或多个检索或审查单位进行国际检索和实质审查,包括补充检索报告、五局检索报告、初步审查报告等。这些报告有利于申请人了解PCT申请在多个地区的授权前景,简化之后的国家阶段申请流程,并增加了对申请文件的主动修改机会。
关键词:PCT申请 国际检索 补充检索 国际初步审查 五局检索
在PCT申请的国际阶段中,申请人会面临很多关于检索和审查的选择。例如,需要请求进行国际审查报告吗?是否还需要请求补充检索报告?已经收到国际审查报告了,还需要请求初步审查吗?目前进行的如火如荼的五局协作检索试点和其他检索审查有什么区别?本文就以上这些常见疑问,结合申请的实际情况和国家阶段专利战略,对PCT国际阶段的各种检索和实质审查做详述说明。
一、国际检索报告
请求国际检索是PCT国际申请的必要环节。在提交PCT国际申请的同时,需要在请求表上指定国际检索单位。如向中国受理局提交的PCT申请,必须指定中国国家知识产权局作为国际检索单位,并缴纳国际检索费。
【期限】国际检索报告由国际检索单位作出,期限是自国际检索单位收到检索本(即国际检索单位的国际申请副本)起3个月内,或者自优先权日起9个月作出,以后到期者为准。
【内容】国际检索报告包含多项内容,包括对任何被认为与发明有关的文件的引证、发明技术主题的分类号(按国际专利分类)、已检索技术领域,及任何已检索的电子数据库。国际检索报告标明引用的对比文件所涉及的权利要求,以及所引用文件的类别,以及与新颖性和创造性评价有关的相关程度。此外,国际检索报告会标明国际检索单位同意申请人所提交的发明名称和摘要。如果国际检索单位不同意其一项或均不同意,那么国际检索报告将附有由国际检索单位所确定的发明名称和/或摘要的文本。值得注意的是,国际检索报告不包括任何意见、理由、论证或解释。
【公布及修改机会】国际检索报告一经作出,国际检索报告就会发送给申请人和国际局。国际局在国际申请公布的当天在PATENTSCOPE上公布国际检索报告,除非国际局在国际公布技术准备工作完成之后收到国际检索报告。这种情况下国际局会在收到报告后尽快公布。PCT并未允许申请人对国际检索报告提出意见,但根据PCT条约第19条,申请人可以在收到报告后有权享受一次机会修改国际申请的权利要求书。
国际检索报告是国际检索单位的书面意见、任何专利性国际初步报告和国际初步审查单位或指定(或选定)局对国际申请作出任何审查的基础。
二、国际检索单位的书面意见
国际检索单位在制作国际检索报告的同时制作书面意见,是对发明专利性的初步无约束力的意见,并且包含在国际检索单位审查范围内关于国际申请是否符合条约和实施细则要求的意见。国际检索单位的书面意见包含对国际检索报告参考文件相关性的详细解释,并分析这些参考文件如何影响发明的潜在专利性。
这里的专利性即发明是否具备新颖性、创造性(非显而易见性)和工业实用性。该书面意见在范围上与国际初步审查单位在国际初步审查阶段所作出的书面意见十分相似。
需要注意的是,在国际检索单位的书面意见当中,相关现有技术的日期为优先权日,而在国际检索报告当中,现有技术的日期为国际申请日。
国际检索单位的书面意见与国际检索报告同时发送至国际局和申请人,同样在国际申请公布的当天在PATENTSCOPE上公开发布,除非国际局在国际公布技术准备工作完成之后收到国际检索单位的书面意见,这种情况下国际局会在收到书面意见后尽快发布。虽然PCT实施细则中没有特殊条款规定允许申请人对国际检索单位的书面意见作出评论,但是申请人如果对书面意见并非完全满意并且希望提交任何评论、争辩或意见的,在未要求国际初步审查的情况下,仍可向国际局提交“非正式意见”。
三、补充国际检索报告
在“主”国际检索之外,申请人可以在支付额外费用后选择请求提供补充国际检索服务的国际检索单位进行补充国际检索。这些单位包括欧洲专利局、奥地利专利局等。被指定进行补充检索的单位在对提交的国际申请进行检索时,如果在补充国际检索开始之前能够获取由国际检索单位作出的国际检索报告和书面意见,则会考虑国际检索报告和书面意见。
【期限】补充国际检索报告应在优先权日起28个月内作出,并在国际局收到后立即发布于PATENTSCOPE上。
【内容】补充国际检索报告(SISR)不会伴随书面意见,但是可能包含书面意见中可能出现的关于引证文件及检索范围的说明。该服务完全是可选项目,但在申请人需要对在先技术有更全面的了解时,尤其是涉及特殊语言时,可能对申请人有益。
目前,向中国受理局提交的PCT申请人,被请求做出补充检索报告频率较高的检索单位为欧洲检索局。与进入中国的专利申请的审查不同的是,根据PCT进入欧洲阶段的专利申请包括两个阶段,即检索阶段和实质审查阶段。一般而言,中国申请人提出的PCT申请在国际阶段的检索单位是中国国家知识产权局,而EPO对于国际阶段检索单位为非EPO的Euro-PCT专利申请,会发出补充检索报告并附有关于专利性的补充检索书面意见。具体流程可见图1。
图1 欧洲区域阶段概述
由图1可见,国际阶段检索单位为非EPO的Euro-PCT专利申请会额外增加等待欧洲局发出补充检索报告的流程。不过,根据《Euro-PCT指南》第574-576条规定,凡是国际阶段申请EPO做出补充检索报告的Euro-PCT专利申请,便和国际阶段检索单位为EPO的申请等同,无需在进入欧洲阶段重复做出补充检索报告。这对于将中国局作为受理局的PCT申请是个利好的消息。这意味着,如果在国际阶段要求EPO做出补充检索报告,便能加快欧洲阶段的授权时间。另外,提前在国际阶段获得EPO的补充检索报告,也有助于申请人评估在欧洲的专利授权前景。对于报告中不利的检索结果,可相应地在进入欧洲阶段时对申请文本做适应性修改。或者可决定是否需要进入欧洲阶段。毕竟欧洲阶段的专利申请费用相对比较高。
四、五局协作式检索和审查(CS&E项目)
五局协作式检索和审查是中美欧日韩知识产权五局(IP5)在PCT平台下开展的一项试点性新业务。项目的概念是由处于不同地区、使用不同语言的不同局的审查员协作完成PCT申请的国际检索与初步审查工作,产生一份共同的检索报告,并由主审员负责根据所有参与局的贡献性意见撰写最终国际检索报告。
早在2010年及2011至2012年,欧洲专利局(EPO)、韩国特许厅(KIPO)和美国专利商标局(USTPO)就先后联合开展了第一期和第二期PCTCS&E项目试点。2018年7月1日,中国国家知识产权局和日本专利局加入了该项目的第三期试点,CS&E项目将在由中国国家知识产权局、美国专利商标局、欧洲专利局、日本特许厅和韩国特许厅组成的知识产权五局(IP5)范围内开展。
本次试点中,五局中由试点国际申请指定为国际检索单位的专利局为相应试点申请的主审局,主审局的审查员将作为主审员,按照常规国际申请的检索和审查标准,对试点国际申请做出临时主审意见(由国际检索报告和初步审查意见等文件构成),并传送给其他四局。其他四局将依据各局作为国际检索单位的职责、以参审局的身份协作完成审查工作,参审局的审查员将作为参审员,参考临时主审意见,向主审员提供贡献性的参审意见(由国际检索报告和初步审查意见等文件构成)。最终的国际检索报告和书面意见将由主审员参考各参审员的参审意见后做出向中国受理局提交PCT申请将指定CNIPA作为国际检索单位,从而由CNIPA作为主审局,其他四局作为参审局。CS&E项目请求必须在提交PCT申请同时提交。在目前的试点阶段,只需向CNIPA缴纳国际检索费即可,无需缴纳其他任何补充检索费。一笔检索费获得五个检索局的综合报告,可谓非常地经济实惠。申请人可以根据该报告预估PCT申请将来在五个地区中的授权可能性。因此该试点的申请名额非常火爆,试点开展四个月后,试点名额就已到达上限。因此CNIPA目前已终止第三期CS&E项目的申请。我们可以乐观地预见CS&E项目试点的成功。当五局CS&E项目正式上线后,一次检索就能让申请人同时获得五个大局的检索报告,大大缩短了国际阶段的审查进程,同时知晓申请在五个地区的授权前景,这对于申请人而言,在专利战略和商业布局上占有了极大的时间优势,一定程度上帮助了申请人做出对于之后国家阶段的申请决策。
五、专利性国际初步报告(第I章)(IPRP Ch. I)
如果申请人未提出国际初步审查要求,即不会作出国际初步审查报告,则国际局将以国际检索单位的书面意见为基础,代表国际检索单位出具名为“专利性国际初步报告(专利合作条约第I章)”的文件。国际局将专利性国际初步报告(第I章)连同申请人提交的任何非正式意见一并传送给指定局,并在自优先权日起30个月届满之后将报告发布在PATENTSCOPE上供公众查阅。
六、专利性国际初步报告(第II章)(IPRP Ch. II),亦称国际初步审查报告
如果一件国际申请提出了国际初步审查要求,国际初步审查单位通常会将国际检索单位的书面意见作为自己的第一次书面意见。
【期限】申请人在PCT实施细则54之二.1(a)规定的期限届满之前,即下述期限中后届满的期限,国际检索局作出的书面意见之日起3个月,或自优先权日起22个月,可向国际初步审查单位提交书面请求并缴纳初步审查费。
【修改机会】可同时提交申请文件,包括对权利要求书、说明书、附图和序列表的修改。
【报告内容和公布】国际初步审查单位可以不把国际检索单位的书面意见用作自己的书面意见,但必须将其考虑在内。国际初步审查单位还必须进行“扩展检索”,以发现公开于国际检索报告作出日期之后或国际初步审查单位在该日期后才可查阅的相关现有技术文件。特殊情况下,国际初步审查单位可能作出进一步的书面意见,在此情况下申请人将有机会提交进一步修改或陈述意见。最后,国际初步审查单位制作专利性国际初步报告(第II章)。该报告是关于发明专利性的不具约束力的意见,主要包括关于每一项权利要求是否满足新颖性、创造性和工业实用性的说明,同时包含国际初步审查单位认为能够支持结论的引证文件。如果该报告是基于经修改的PCT申请作出的,所有修改替换页的副本,都将作为附件附在报告之后。专利性国际初步报告(第II章)通常在自优先权日起28个月届满之前作出,并发送给申请人和国际局。国际局向选定局提供报告副本,但通常是在自优先权日起30个月届满之后。该报告自优先权日起30个月届满之后公开于PATENTSCOPE上供公众查阅。
七、国际检索结果在PPH中的应用
中国PPH可以分成常规PPH(亦称普通PPH)和PCT-PPH两种。前者是以某国家或地区专利局为OFF,其申请的可授权意见为依据,向OSF提出的加快审查请求。而后者是指PCT申请的申请人,从特定的国际检索单位或国际初步审查单位收到肯定的书面意见或国际初步审查报告,指出其PCT申请中至少有一项权利要求具有可专利性,申请人可以请求有关国家或地区阶段的申请加快审查。
图2  PCT-PPH 示意图
由此可见,国际检索单位或国际初步审查单位做出的肯定性书面意见或国际初步审查报告对于申请进入中国国家阶段后能否请求PPH尤为重要。
当在先申请已经获得肯定性检索结果时,在后申请可在提交PCT新案时选择性地请求国际检索单位在制作国际检索报告的同时考虑在先申请的检索(在先检索),从而提高在后申请同样获得肯定性检索报告的可能性。
如果申请人想要请求国际检索单位考虑在先检索结果,申请人需要做以下两点:
1.在请求书表格中表明申请人希望国际检索单位考虑在先检索结果。
申请人必须指明在先检索所针对的在先申请,包括申请日、申请号和申请国家(地区局)等信息。
2.向受理局提供一份在先检索结果副本以由其传送至国际检索单位。该副本应当在提交申请时与国际申请同时提交。但下列情况下申请人可不提供:
(1)如果在先检索由和受理局为同一局的单位作出。在这种情况下,申请人可以不自己提交在先检索结果副本,可请求受理局制作并直接向国际检索单位传送在先检索结果副本;
(2)如果在先检索是由作为国际检索单位的同一单位或局作出的;
(3)如果在先检索结果副本对于受理局或国际检索单位是以其可接受的形式和方式能够获得的,例如可通过电子图书馆获得,且申请人在请求书表格续第VII栏(第1项)中注明这一事实。
以上大致简述了请求国际检索单位考虑在先检索结果的操作,更具体的操作要点可参见《PCT实施细则》第12条之二。
综上所述,申请人是否需要启动上述的检索和审查程序,可根据日后进入哪些国家阶段来决定;同时根据获得的检索报告,考虑是否需要修改申请文本,从而决定是否需要启动初步审查;若希望在国家阶段加快授权,可让检索局考虑有利的在先检索报告。申请人可根据申请的实际情况和专利布局,启动所需的检索和审查。
作者简介:
马彦,上海专利商标事务所有限公司。
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